Der Streit um die Markenrechtsverletzung in China

Die Stärkung des rechtlichen und gerichtlichen Schutzes des Rufs einer Marke und die Aufrechterhaltung der Ordnung im Wettbewerb sind eine unabdingbare Voraussetzung für den Aufbau einer starken Unternehmensmarke.  Im Fall der Markenrechtsverletzung „Shell“ haben die chinesischen Gerichte beider Instanzen unter umfassender Berücksichtigung der Popularität der Marke sowie der subjektiven Absicht beziehungsweise Böswilligkeit der Beklagten und der Schwere ihrer Verletzungshandlungen entschieden, dass die Beklagten die Verletzungshandlungen und den unlauteren Wettbewerb umgehend einzustellen haben, um weiterer Ansehensbeeinträchtigung entgegenwirken. Hintergründe des Falls Die Shell Brands International AG ist ein Energie- und Mineralölunternehmen, das seit 1982 verschiedene Marken wie „壳牌“ (Ke-Pai, die chinesische Übersetzung für Shell), „SHELL“, „喜力“ (Xi-Li), „HELIX“ und ein weltweit bekanntes registriertes Logo hat. Die Shell Brands International AG hat der Shell (China) Limited die Nutzung dieser Marken in China erlaubt, (Shell Brands International AG und Shell (China) Limited werden im Folgenden zusammen als Shell-Unternehmen bezeichnet). Seit 2008 haben die Beklagten, Herr Wang und seine Frau Song, nacheinander in China die Unternehmen „Qinghe An-Nai-Chi Lubricating Materials Co., Ltd.“ (kurz An-Nai-Chi), „Hebei Jian-Chi Lubricating Oil Co., Ltd.“ (kurz „Jian-Chi“) und „Bei-Shell Lubricants (Beijing) Co., Ltd.“ (kurz „Bei-Shell“) gegründet. Die Beklagten versuchten ihren Geschäftsbereich auch nach Hongkong zu erweitern, und so gründete Herr Wang im Jahr 2010 und 2013 in Hongkong die Unternehmen „Shell (Unified) Lishi Beijing Daxing Co., Ltd.“ und „Shell (China) Limited“. Nachdem die Shell-Unternehmen hiervon Kenntnis erlangten, legten sie Beschwerde bei der Hongkonger Handelsregisterbehörde („Hongkong Registrar of Companies“) ein, was dazu führte, dass beide dieser Firmen im Jahr 2016 beziehungsweise 2017 gelöscht wurden. Die Beklagten haben seit 2008 Marken wie „口壳喜“ (Kou-Ke-Xi), „牌力“ (Pai-Li), „北壳“ (Bei-Ke) und das Logo von Shell registriert und auf ihren Schmierölprodukten verwendet, um einen Verwechselungseffekt mit den Marken des Shell-Unternehmens zu erzeugen. Zu diesem Zweck haben sie das Schriftzeichen „口“ (Kou) in der Marke „Kou-Ke-Xi” farblich abgeschwächt beziehungsweise der Farbe des Etiketts auf den Produkten angepasst sowie die Marken „Kou-Ke-Xi“ und „Pai-Li“ vertikal angeordnet, um eine Ähnlichkeit mit den chinesischen Schriftzeichen der Marke „Shell“ zu erzeugen. Darüber hinaus wurden auf den Produkten, die Gegenstand der Markenrechtsverletzung waren, auch Zeichen wie „HELDEX“, „HLIEX“ und „SheH“ verwendet, die den registrierten Marken von Shell sehr ähnlich sind. Seit 2014 haben die Beklagten und ihr Unternehmen Bei-Shell verschiedene Domainnamen wie „qiaopaixili.com“, „beishell.com“, „kepaixili.com“ sowie einen WeChat-Account namens „Bei-Shell Lubricants“ registriert. Sie haben diese Plattformen genutzt, um ihre (gefälschten) Produkte über die Webseiten und den WeChat-Account zu bewerben und zu verkaufen. Sie haben in diesem Zusammenhang auch die Werbeinhalte der offiziellen Webseite der Shell-Unternehmen kopiert und für irreführende Werbung genutzt. 2018 reichte Shell eine Klage vor dem Beijinger Gericht für Geistiges Eigentum ein und beantragte, dass das Gericht die Bei-Shell, die Jian-Chi, die An-Nai-Chi sowie Wang und Song verurteilt, die Markenrechtsverletzung und den unlauteren Wettbewerb zu beenden, den Firmennamen zu ändern, eine Gegendarstellung zu veröffentlichen, um die Auswirkungen der Markenrechtsverletzung zu beseitigen, sowie Shell die wirtschaftlichen Verluste daraus sowie die angemessenen Rechtsverfolgungskosten zu zahlen. Das Gerichtsurteil Das Beijinger Gericht hat in seinem Urteil festgestellt, dass sowohl die Herstellung und der Verkauf der streitgegenständlichen Schmierölprodukte durch Wang Bei-Shell, Jian-Chi und Herrn Wang mittels ihrer Webseiten und WeChat-Konten als auch die Verwendung von Logos, die mit der eingetragenen Marke von Shell identisch oder ihnen ähnlich ist, sowie die Registrierung von Domainnamen durch Herrn Wang, die ausschließlichen Rechte an der eingetragenen Marken von Shell verletzen. Gleichzeitig stellen ebenso die Registrierung von Marken, die denen von Shell ähnlich sind, durch An-Nai-Chi, die Lizenzierung der Nutzungsrechte an diesen Marken an Bei-Shell und Jian-Chi sowie die Einrichtung eines gemeinsamen Bankkontos mit Frau Song, welches zur Entgegennahme von Zahlungen für den Verkauf der streitgegenständlichen Produkte genutzt wurde, einen Markenrechtsverstoß dar. Darüber hinaus reichte aufgrund der sprachlichen und optischen Ähnlichkeit die Verwendung des Namens „Bei-Ke“ (deutsch: „Bei-Shell“) durch die Beklagten auch aus, um den falschen Eindruck zu erwecken, es bestehe eine besondere Verbindung zu Shell. Nach Ansicht des Gerichts war dementsprechend auch die Werbung auf den Webseiten und WeChat-Konten von Bei-Shell und Wang irreführend und stellt falsche Werbung dar. Das Gericht verurteilte die Beklagten, ihre Handlungen der Markenverletzung und des unlauteren Wettbewerbs unverzüglich einzustellen, eine Gegendarstellung zu veröffentlichen, um die negativen Auswirkungen zu beseitigen, und forderten Bei-Shell dazu auf, die Verwendung des derzeitigen Firmennamens auf Schmierstoffen und ähnlichen Waren einzustellen. Zudem wies das Gericht die Beklagten an, Shell 5 Mio Yuan (rund 633.000 Euro) Schadensersatz für die Markenverletzung, 200.000 Yuan Schadensersatz für unlauteren Wettbewerb und 530.000 Yuan als angemessene Rechtsverfolgungskosten für die Verteidigung seiner Rechte zu zahlen. Eine gegen das Urteil eingelegte Berufung hat das Oberste Volksgericht Beijing nach Prüfung zurückgewiesen und die erstinstanzliche Entscheidung bestätigt. Bewältigung komplexer Verletzungshandlungen In Fällen von Markenrechtsverletzungen und unlauterem Wettbewerb handelt es sich bei den Verletzungshandlungen der Beklagten oft nicht um einzelne, klar abzugrenzende Verstöße, sondern eher um umfassende, mehrstufige und komplexe Verletzungshandlungen. Typische Verletzungshandlungen umfassen in der Regel: die Anmeldung, Registrierung und Verwendung von Namenszügen, Zeichen, Marken oder Logos, die mit denen des eigentlichen Rechteinhabers identisch oder ähnlich sind; die Herstellung und der Verkauf von Produkten mit markenrechtsverletzenden Kennzeichnungen; die Eintragung von Unternehmen im In- und Ausland, die mit dem Namen des eigentlichen Rechteinhabers identisch oder ähnlich sind; die Registrierung von Domains, WeChat-Konten etc. mit dem Markennamen oder dem Namen des eigentlichen Rechteinhabers; das Kopieren von Werbetexten oder ähnlichem des eigentlichen Rechteinhabers oder die absichtliche Erstellung einer irreführenden Werbung durch falsche Behauptungen, um so eine Verbindung zum eigentlichen Rechteinhaber zu suggerieren Angesichts komplexer und vielfältiger Rechtsverletzungen ist es für den Rechteinhaber ratsam, flexibel verschiedene Möglichkeiten zur Verteidigung seiner Rechte zu nutzen und die negativen Auswirkungen der Rechtsverletzung auf den Rechteinhaber durch das Zusammenwirken anderer Mittel und zivilrechtlicher Mittel zu minimieren. In diesem Fall hat Shell als Reaktion auf die beiden von Wang in Hongkong registrierten Firmen sofort Beschwerde beim Hong Kong Company Registry eingereicht und die Löschung der Unternehmen erreicht. In Bezug auf die von den Beklagten registrierte Domain „qiaopaixili.com“ hat Shell durch Einleitung eines Domainstreitbeilegungsverfahrens beim Asian Domain Name Dispute Resolution Center die Feststellung erhalten, dass die Registrierung und Nutzung der Domain durch die Beklagten böswillig war und dass die Beklagten keine Rechte an dieser Domain haben. Gleichzeitig hat Shell in Zusammenarbeit mit lokalen Verwaltungsbehörden für Industrie- und Handelsmanagement oder Marktüberwachung in verschiedenen Regionen durch administrative Beschwerdeverfahren Beweise für Verletzungshandlungen und daraus entstehende Gewinne durch alle Beklagten erlangt. Überarbeitung des Markengesetzes Im vorliegenden Fall verteidigten sich die Beklagten damit, dass sie für Produkte wie „Schmieröl“ registrierte Marken wie „口壳喜“ (Kou-Ke-Xi), „牌力“ (Pai-Li), „北壳“ (Bei-Shell) sowie dem Logo besitzen und diese Marken rechtmäßig nutzen, weshalb ein Markenrechtsverstoß ausscheide. Shell hat jedoch gesondert erfolgreich eine Annullierung der Registrierung aller Marken der Beklagten durch Einreichung eines Antrags auf Löschung der eingetragenen Marke beim Markenamt der Nationalen Behörde für Geistiges Eigentum erreicht. Die Gerichte beider Instanzen sind im vorliegenden Fall nicht der Argumentation der Beklagten gefolgt. In der gerichtlichen Praxis ist es nicht unüblich, dass sich Beklagte im Rahmen ihrer Verteidigungsstrategie auf die Verwendung ihrer eigenen registrierten Marke berufen. Oftmals wird der eigentliche Rechteinhaber die Hürde eines Antrags auf Löschung der eingetragenen Marke nehmen. Denn andernfalls läuft er Gefahr, dass seine Klage auf Schadensersatz gemäß Artikel 1 Absatz 2 der „Bestimmungen des Obersten Volksgerichts über die Behandlung von Zivilstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Kollision von registrierten Marken, Firmennamen und vorrangigen Rechten“ abgewiesen wird, wenn dieser nicht rechtzeitig die Registrierung der Marken des Beklagten annulliert und nicht nachweisen kann, dass der Beklagte die registrierte Marke über den genehmigten Warenbereich hinaus verwendet oder die Marke durch signifikante Veränderungen, Aufspaltung und Kombination verwendet hat, die der registrierten Marke ähnlich oder identisch sind. Der jüngste Entwurf zur Änderung des Markengesetzes Chinas der vom Staatlichen Amt für Geistiges Eigentum am 13. Januar 2023 herausgegeben wurde, verschärft jedoch den Kampf gegen die böswillige Registrierung von Marken und wird voraussichtlich den Schutzumfang für bekannte Marken erweitern, was den tatsächlichen Rechte­inhabern zugutekommen kann. Gemäß Artikel 45 Absatz 1 des Entwurfs zur Änderung des Markengesetzes der Volksrepublik China (Konsultationsentwurf) kann der Rechteinhaber während seines Antrags auf Löschung der vom Beklagten registrierten Marke, die Übertragung auf seinen Namen beantragen, wenn die eingetragene Marke gegen den Schutz von bekannten Marken, gegen die Bestimmungen zur Verhinderung der Registrierung durch Vertreter, Interessenvertreter oder Interessenten oder gegen Bestimmungen zum Schutz von Vorrechten des Antragstellers verletzt. Im Falle einer böswilligen Registrierung gilt die Frist von fünf Jahren auf Löschung nicht. Artikel 48 Absatz 3 des Entwurfs zur Überarbeitung des Markengesetzes der Volksrepublik China (Diskussionsentwurf) sieht auch eine verwaltungsrechtliche Haftung für den Inhaber oder Lizenznehmer einer Marke vor, wenn dieser böswillig handelt und diese Marke verwendet, und somit das Markenrecht eines anderen verletzt. Wenn die oben genannten Bestimmungen endgültig verabschiedet und umgesetzt werden, besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass das (böswillige) Registrieren von Marken oder das Anmelden von Logos, die identisch oder ähnlich mit bestehenden Marken von Rechtsinhabern sind, von Anfang an unterbunden wird. Selbst wenn solche Marken vom Beklagten registriert würden, kann der eigentliche Rechtsinhaber sie unter bestimmten Bedingungen auf seinen Namen übertragen lassen, was die Vorbereitung einer Klage für den Rechteinhaber erheblich vereinfacht. HE Wie, Partnerin in der Abteilung für geistiges Eigentum und Prozesse bei King & Wood Mallesons. JIANG Yuhang. Partner in der Abteilung für geistiges Eigentum und Prozesse bei King & Wood Mallesons. MENG Hao, Senior Associate in der Abteilung für geistiges Eigentum und Prozesse bei King & Wood Mallesons. LIU Xueru, Associate in der Abteilung für geistiges Eigentum und Prozesse bei King & Wood Mallesons.

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